科技創(chuàng)新視野下的發(fā)明專利保護(hù)

1、張乃根復(fù)旦大學(xué) 特聘教授知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究中心 主任,專利權(quán)利要求的功能性限定比較分析,專利權(quán)利要求的功能性限定： 以諾基亞訴華勤案為例,諾基亞訴華勤案專利訴訟一審2013年6月上海一中院駁回諾基亞起訴二審2014年2月上海高院駁回諾基亞上訴再申2015年11月最高院裁決中止訴訟（2014）民申字第1492號(hào)待再審專利復(fù)審第一次復(fù)審2012年5月，諾基亞專利部分無(wú)效，權(quán)利要求7等有效第二次復(fù)審20

2、13年11月，諾基亞專利全部無(wú)效。行政訴訟2014年8月、2015年6月北京高院兩次判決均維持專利復(fù)審委裁決2016年4月28日最高院再審維持原判 （2015）知行字第268號(hào),德國(guó)專利法新發(fā)展研討會(huì)2016年11月20日,核心問(wèn)題,涉案專利權(quán)利要求7包含功能性限定技術(shù)特征，且結(jié)合涉案專利說(shuō)明書(shū)和附圖的描述不能確定其保護(hù)范圍。如權(quán)利要求6所述的終端設(shè)備，其特征在于：所述終端設(shè)備被配置為：將所述數(shù)據(jù)傳送方法選擇應(yīng)用于輸入消息的消息

3、編輯器；所述終端設(shè)備被配置為：基于在所述消息編輯器中執(zhí)行的所述數(shù)據(jù)方法的選額，將所述消息傳送到支持所選擇的數(shù)據(jù)傳送方法的數(shù)據(jù)傳送應(yīng)用程序；以及所述終端設(shè)備被配置為：根據(jù)所述數(shù)據(jù)傳送應(yīng)用程序所使用的數(shù)據(jù)傳送協(xié)議，將所述消息傳送到電信網(wǎng)絡(luò)。,德國(guó)專利法新發(fā)展研討會(huì)2016年11月20日,2009年專利司法解釋第四條,德國(guó)專利法新發(fā)展研討會(huì)2016年11月20日,對(duì)于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合說(shuō)明書(shū)和附圖描述的該

4、功能或者效果的具體實(shí)施及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容。比較美國(guó)專利法第112條f款：An element in a claim for combination may be expressed as means or step for performing a specific function without recital of structure, material, or acts in support t

5、hereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.,2010年專利審查指南 第二部分第二章3.2.1,德國(guó)專利法新發(fā)展研討會(huì)2016年11月20日,對(duì)

6、于權(quán)利要求中所包含的功能性限定的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方法。比較德國(guó)專利審查指南：如果使用功能性權(quán)利要求，本領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)該功能性的技術(shù)特征，可以不費(fèi)力地在功能定義的全部領(lǐng)域?qū)嵤┰摪l(fā)明，也就是說(shuō)技術(shù)方面的教導(dǎo)必須十分公開(kāi)，使得他人可以充分實(shí)施。轉(zhuǎn)引：閆文軍：《專利權(quán)的保護(hù)范圍》，法律出版社2007，第252頁(yè)。,第一次專利復(fù)審與專利訴訟的沖突,該權(quán)利要求不僅在2008年7月9日國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的授權(quán)中

7、得到了肯定，而且在2012年5月31日專利復(fù)審委的無(wú)效宣告決定中得以維持。諾基亞公司以此為依據(jù)指控華勤公司有關(guān)產(chǎn)品侵犯其專利的該權(quán)利要求所含技術(shù)方案。上海一、二審判決均認(rèn)為涉案專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍結(jié)合說(shuō)明書(shū)仍然不能確定，因?yàn)殛P(guān)于終端設(shè)備本身如何“被配置為”（虛擬裝置）的具體實(shí)施方式不明確，則該權(quán)利要求的保護(hù)范圍不能確定，被控侵權(quán)的技術(shù)方案無(wú)論技術(shù)特征如何，均不構(gòu)成侵權(quán)。,德國(guó)專利法新發(fā)展研討會(huì)2016年11月20日,司法解釋與專利審

8、查的沖突,我國(guó)頒布實(shí)施《專利法》至今，該法本身并未明文規(guī)定專利權(quán)利要求的法定撰寫方式可否包括功能性限定。司法解釋（2009）：權(quán)利要求中的功能性特征應(yīng)當(dāng)根據(jù)說(shuō)明書(shū)中的具體實(shí)施方式確定保護(hù)范圍?！秾＠麑彶橹改稀罚?001—2010）：對(duì)于權(quán)利要求中的功能性特征，應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式。,德國(guó)專利法新發(fā)展研討會(huì)2016年11月20日,第二次專利復(fù)審未解決根本問(wèn)題,專利復(fù)審涉案專利權(quán)利要求7被認(rèn)定因相關(guān)權(quán)利要求缺乏

9、新穎性而導(dǎo)致該發(fā)明專利全部無(wú)效，不涉及司法解釋的權(quán)利要求中的功能性特征應(yīng)當(dāng)根據(jù)說(shuō)明書(shū)中的具體實(shí)施方式確定保護(hù)范圍。我國(guó)法院不能判定涉案專利是否無(wú)效，只能判定權(quán)利要求的范圍不明確。但是，這實(shí)際具有了判定專利無(wú)效的效果。今后可能發(fā)生類似案件。即便涉案專利權(quán)利要求均被宣告無(wú)效，如何解決專利（尤其是軟件專利）限定性功能權(quán)利要求的解釋方面，司法與行政的標(biāo)準(zhǔn)不一致，仍是棘手問(wèn)題。這也是我國(guó)專利司法與行政執(zhí)法所面臨的重大體制性問(wèn)題之一，需研究解決

10、。最新司法解釋和審查指南修改，也未解決華勤案引起的問(wèn)題。,德國(guó)專利法新發(fā)展研討會(huì)2016年11月20日,2016年專利司法解釋第八條,德國(guó)專利法新發(fā)展研討會(huì)2016年11月20日,功能性特征，是指對(duì)于結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等，通過(guò)其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進(jìn)行限定的技術(shù)特征，但本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過(guò)閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式的除外。 與說(shuō)明書(shū)及附圖記載的實(shí)現(xiàn)前款所稱功能或

11、者效果不可缺少的技術(shù)特征相比，被訴侵權(quán)技術(shù)方案的相應(yīng)技術(shù)特征是以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)相同的功能，達(dá)到相同的效果，且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)無(wú)需經(jīng)過(guò)創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該相應(yīng)技術(shù)特征與功能性特征相同或者等同。,2016年專利審查指南征求稿,德國(guó)專利法新發(fā)展研討會(huì)2016年11月20日,將《專利審查指南》第二部分第九章第5.2 節(jié)第1 段第1句中的“即實(shí)現(xiàn)該方法的裝置”修改為“例如實(shí)現(xiàn)該方法的裝置”。將