科技創(chuàng)新視野下的發(fā)明專利保護

1、張乃根復旦大學 特聘教授知識產權研究中心 主任,專利權利要求的功能性限定比較分析,專利權利要求的功能性限定： 以諾基亞訴華勤案為例,諾基亞訴華勤案專利訴訟一審2013年6月上海一中院駁回諾基亞起訴二審2014年2月上海高院駁回諾基亞上訴再申2015年11月最高院裁決中止訴訟（2014）民申字第1492號待再審專利復審第一次復審2012年5月，諾基亞專利部分無效，權利要求7等有效第二次復審20

2、13年11月，諾基亞專利全部無效。行政訴訟2014年8月、2015年6月北京高院兩次判決均維持專利復審委裁決2016年4月28日最高院再審維持原判 （2015）知行字第268號,德國專利法新發(fā)展研討會2016年11月20日,核心問題,涉案專利權利要求7包含功能性限定技術特征，且結合涉案專利說明書和附圖的描述不能確定其保護范圍。如權利要求6所述的終端設備，其特征在于：所述終端設備被配置為：將所述數據傳送方法選擇應用于輸入消息的消息

3、編輯器；所述終端設備被配置為：基于在所述消息編輯器中執(zhí)行的所述數據方法的選額，將所述消息傳送到支持所選擇的數據傳送方法的數據傳送應用程序；以及所述終端設備被配置為：根據所述數據傳送應用程序所使用的數據傳送協(xié)議，將所述消息傳送到電信網絡。,德國專利法新發(fā)展研討會2016年11月20日,2009年專利司法解釋第四條,德國專利法新發(fā)展研討會2016年11月20日,對于權利要求中以功能或者效果表述的技術特征，人民法院應當結合說明書和附圖描述的該

4、功能或者效果的具體實施及其等同的實施方式，確定該技術特征的內容。比較美國專利法第112條f款：An element in a claim for combination may be expressed as means or step for performing a specific function without recital of structure, material, or acts in support t

5、hereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.,2010年專利審查指南 第二部分第二章3.2.1,德國專利法新發(fā)展研討會2016年11月20日,對

6、于權利要求中所包含的功能性限定的技術特征，應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方法。比較德國專利審查指南：如果使用功能性權利要求，本領域的技術人員根據該功能性的技術特征，可以不費力地在功能定義的全部領域實施該發(fā)明，也就是說技術方面的教導必須十分公開，使得他人可以充分實施。轉引：閆文軍：《專利權的保護范圍》，法律出版社2007，第252頁。,第一次專利復審與專利訴訟的沖突,該權利要求不僅在2008年7月9日國家知識產權局的授權中

7、得到了肯定，而且在2012年5月31日專利復審委的無效宣告決定中得以維持。諾基亞公司以此為依據指控華勤公司有關產品侵犯其專利的該權利要求所含技術方案。上海一、二審判決均認為涉案專利權利要求的保護范圍結合說明書仍然不能確定，因為關于終端設備本身如何“被配置為”（虛擬裝置）的具體實施方式不明確，則該權利要求的保護范圍不能確定，被控侵權的技術方案無論技術特征如何，均不構成侵權。,德國專利法新發(fā)展研討會2016年11月20日,司法解釋與專利審

8、查的沖突,我國頒布實施《專利法》至今，該法本身并未明文規(guī)定專利權利要求的法定撰寫方式可否包括功能性限定。司法解釋（2009）：權利要求中的功能性特征應當根據說明書中的具體實施方式確定保護范圍?！秾＠麑彶橹改稀罚?001—2010）：對于權利要求中的功能性特征，應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式。,德國專利法新發(fā)展研討會2016年11月20日,第二次專利復審未解決根本問題,專利復審涉案專利權利要求7被認定因相關權利要求缺乏

9、新穎性而導致該發(fā)明專利全部無效，不涉及司法解釋的權利要求中的功能性特征應當根據說明書中的具體實施方式確定保護范圍。我國法院不能判定涉案專利是否無效，只能判定權利要求的范圍不明確。但是，這實際具有了判定專利無效的效果。今后可能發(fā)生類似案件。即便涉案專利權利要求均被宣告無效，如何解決專利（尤其是軟件專利）限定性功能權利要求的解釋方面，司法與行政的標準不一致，仍是棘手問題。這也是我國專利司法與行政執(zhí)法所面臨的重大體制性問題之一，需研究解決

10、。最新司法解釋和審查指南修改，也未解決華勤案引起的問題。,德國專利法新發(fā)展研討會2016年11月20日,2016年專利司法解釋第八條,德國專利法新發(fā)展研討會2016年11月20日,功能性特征，是指對于結構、組分、步驟、條件或其之間的關系等，通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進行限定的技術特征，但本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式的除外。 與說明書及附圖記載的實現前款所稱功能或

11、者效果不可缺少的技術特征相比，被訴侵權技術方案的相應技術特征是以基本相同的手段，實現相同的功能，達到相同的效果，且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發(fā)生時無需經過創(chuàng)造性勞動就能夠聯想到的，人民法院應當認定該相應技術特征與功能性特征相同或者等同。,2016年專利審查指南征求稿,德國專利法新發(fā)展研討會2016年11月20日,將《專利審查指南》第二部分第九章第5.2 節(jié)第1 段第1句中的“即實現該方法的裝置”修改為“例如實現該方法的裝置”。將